中科专利商标代理公司学术研究会
刘晓峰 陈桢 宋合成 王新华 王文生
一．前言
“部分外观设计专利”是指在日本、美国等国家的外观设计专利制度中，对于申请外观设计专利的产品可以要求只对其中的某一部分进行保护，在对此类外观设计专利进行申请时，对于要求保护的产品部分用实线表示，而对产品的其余部分用虚线表示。
如果具有上述国外外观设计专利申请的申请人依据《巴黎公约》的规定在我国对上述外观设计专利进行申请并要求了所述的国外外观设计申请的优先权时，在2004年以前国家知识产权局专利局（以下称：专利局）都给予享受上述部分外观设计专利申请的优先权，但2004年以后拒绝给予优先权，这种做法在业界引起了强烈反响，笔者认为根据《巴黎公约》和我国的《专利法》等的相关规定，应给予此类外观设计申请的优先权，并愿意以一个具体的典型案例对此问题进行讨论。
二．案由
日本某申请人2004年8月4日向专利局提出名称为“等离子焊炬用喷嘴”的外观设计专利申请（在后申请），同时要求了日本在先外观设计申请（在先申请）的优先权。
针对在后申请，专利局发出了《视为未要求外国优先权通知书》，理由是在先申请与在后申请不是同一主题，并且随后发出《授予外观设计专利权及办理登记手续通知书》，在不给予该申请优先权的情况下，授予了本外观设计专利申请的专利权。
申请人不服专利局所做出的《视为未要求外国优先权通知书》的行政决定，并向法院提起了行政诉讼。
三．事实和理由
在后申请的图包括主视图、俯视图、左视图、右视图、省略内部机构的剖视图和立体参考图，在先申请的图包括正面视图、平面视图、右视图、左视图、内部构造截面图和立体参考图，将在先申请与在后申请的各个视图之间进行比较，可得出如下结论。
1、两者之间的相同点
1）题目相同：两者的题目都是要求保护的“等离子焊炬用喷嘴”。
2）各个视图的对应形状和结构完全相同。
2、二者之间的区别
对于主视图、俯视图、左视图和内部结构截面图，在先申请中对于非设计要部的喷嘴的头部用虚线进行描绘，而在在后申请中，都是用实线进行描绘。
针对在后申请与在先申请的上述差别，专利局以二者主题不一致为由作出了视为未要求外国优先权的决定。专利局做出上述决定的具体的法律依据和事实如下：
专利局在答辩状中认为，“根据我国专利法第29条的规定，要求外国优先权的外观设计必须是相同主题的设计，而主题是否相同，对于外观设计而言，应该以提交的该外观设计的图片来进行判断。根据中国专利法第56条的规定，外观设计专利权的保护范围是以表示在图片中的该外观设计专利产品为准，所以，相同主题的判断显然离不开请求保护的外观设计是否同一的要求，这是不言而喻的。根据中国专利法实施细则第121条规定制定的《审查指南》在第一部分第三章第3.2.3节中的规定，则明确阐明了这一判断标准。《审查指南》规定，由它们的图片或者照片可知两者请求保护的是同一产品的同一项相同的外观设计，可认定设计主题相同，可以享有优先权日。即根据我国专利法及《审查指南》的规定，在后申请必须与在先申请请求保护的是同一产品的同一项相同的外观设计，才能享受优先权，同时，具体到本案，专利局认为在先申请中的虚线部分不属于其外观设计的内容，实线部分才是其外观设计的内容，将在先申请文本副本中要求保护的设计与在后申请中要求保护的设计进行比较，可清楚地看到，除右视图中实线所表现的设计相同外，主视图、俯视图和左视图中实线所表示的设计并不相同，不能认为两者是同一项相同的外观设计，因此在后申请与在先申请的主题是不相同的，在后申请依法不能享有在先申请的优先权。另外，申请人在在后申请中要求保护的是产品的整体外观设计，而在日本要求保护的是该产品的部分外观设计，两者是不相同的；部分外观设计在我国专利法律制度中是不给予保护的。在先申请是产品的部分外观设计，在后中国申请是产品的整体外观设计，根据中国专利法及《审查指南》的规定，在后申请不能享受在先申请的优先权，这是两种外观设计专利制度之间的冲突。”
笔者认为，专利局的上述决定和理由值得商榷。
由于在先申请是在日本国提出的涉及部分外观设计的申请，笔者认为有必要对在日本对于部分外观设计的相关规定先作简要的说明。
按日本外观设计法第2条第1款的规定，法律上所称外观设计，是指对产品（包括产品的一部分）的形状、图案或色彩以及它们的结合，并且通过视觉富有美感的设计；该法第3条又规定授予外观设计专利的必要条件是上述法第2条第1款所规定的设计必须是工业上能够利用的设计。涉及部分外观设计，按上述法第2条第1款和第3条的规定，是指对产品的部分的形状、图案或色彩以及它们的结合，并且富有美感的工业上能够利用的设计。
但是，无论是整体（相对部分）外观设计还是部分外观设计所涉及的必须是产品。并且按日本外观设计法第7条的规定，申请部分外观设计专利时，与申请整体外观设计专利时相同，都是以产品进行分类。而按日本外观设计法实施细则所规定的格式第6款第11项，关于产品的部分想要得到部分外观设计专利时，对于所涉及外观设计的产品中，通过“想要得到专利的部分”用实线描绘，而“其他部分”用虚线描绘，限定想要得到外观设计专利的部分。
例如，在照相机的外观设计发明中，即使想要得到外观设计专利的部分是照相机的“把手”部分，成为权利客体的外观设计所涉及的产品是包含该“把手”部分的照相机，而不是“把手”或“照相机的把手”。
也就是说，对于部分外观设计专利申请，作为申请的客体是包括由实线（要求保护部分）所描绘的部分和由虚线所描绘的部分所构成的产品的形状。即外观设计申请的设计主题是所涉及产品的整体形状，但是，要求保护的外观设计只是由实线所描绘的部分。
下面笔者针对专利局的决定和理由进行具体的分析。
首先，根据中国专利法第29条的规定，对于外观设计专利，在后申请和被要求优先权的在先申请，二者需要具有相同的主题，在后申请才能享有在先申请的优先权，即专利法29条规定能否享有优先权的标准是在后申请和在先申请公开的设计主题是否相同。而根据专利法第56条之规定，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或照片中的该外观设计产品为准，即，专利法第56条规定了外观设计专利权的保护范围。但是，笔者认为，不能简单地把判断能够享有优先权的“公开的设计主题”与判断外观设计专利权的保护范围（保护主题）等同，专利局的答辩意见混淆了专利法第29条和专利法第56条的规定，即混淆了公开的设计主题和保护主题（保护范围），将在先申请和在后申请应记载了相同的设计主题解释为二者应具有相同的保护范围，由此认为“相同的主题的判断显然离不开请求保护的外观设计是否同一的要求”，结果将能否享有优先权的设计主题的判断等同于保护范围的判断。
另外，笔者认为专利局在答辩意见中对《审查指南》第一部分第三章第3.2.3节规定的解释容易使人产生误解。在该节的规定中，对于判断外观设计是否享有优先权的基本判断原则是“要求优先权的后一申请与在先申请具有相同的设计主题”。作为具体的其中一种情况，“当在后申请文件与在先申请文件的图片或照片不完全一致，但由它们的图片或照片可知，两者请求保护的是同一产品的同一项相同的外观设计，此时可认定在后申请与在先申请的设计主题相同…只要在后申请文件中的主视图、后视图和左视图与在先申请文件相同，而其右视图和俯视图已清楚地记载在在先申请文件的立体图中，则可以认定两者设计主题相同”。这里《审查指南》明确指出，当在先申请文件的立体图中可清楚地记载有关视图时，可以认定两者设计主题相同。而专利局却将其作为判断基本原则的“设计主题”是否同一解释为“保护主题”是否同一，并且正是基于将判断优先权的是否具有相同的设计主题的原则转化为判断是否具有相同的保护主题，从而得出了本外观设计不享有优先权的结论。
另外，在答辩状中，专利局还对所作出的视为未要求优先权的决定不符合《巴黎公约》认为是两种外观设计专利制度的冲突，并认为“巴黎公约的要求只有转为国内法时，才能适用”。但根据1995年中国外交部、最高人民法院、最高人民检察院、安全部、司法部联合公布的《关于处理涉外案件若干问题的规定》，明确规定“涉外案件应依照我国法律规定办理，以维护我国主权，同时也应恪守我国参加和签订的多边或双边条约的规定。当国内法以及某些内部规定同我国所承担的条约义务发生冲突时，应适用国际条约的有关规定（我国声明保留的条款。根据国际法的一般原则，我国不应以国内法规定为由而拒绝履行所承担的国际条约规定的义务”。因此，对于认为“巴黎公约的要求只有转为国内法时，才能适用”的观点笔者认为不妥。
下面就本案是否应享有优先权进行具体分析。
由于《审查指南》要求提交的视图应当符合采用机械制图方式，因此申请人在提交在后申请时将虚线改为实线，对优先权文本做了符合规范的修改。这种修改并没有改变原来的设计主题。
对于外观设计专利而言，是否应享有优先权，应从两个方面进行分析。一是外观设计的定义，二是关于外观设计优先权的具体规定，依据中国专利法实施细则第2条第3款的规定，专利法所称外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。可构成外观设计的组合有：产品的形状；产品的图案；…图案和色彩。涉及本案的外观设计的产品是等离子焊炬用喷嘴。该外观设计不包括图案和色彩，因此只涉及产品的形状的外观设计。《审查指南》第一部分第3章4.4.1节中规定：“形状，是指产品造型的设计，也就是指产品外部的点、线、面的移动、变化、组合而呈现的外表轮廓，即对产品的结构、外形等同时进行设计、制造的结果”。
同时，根据《审查指南》第3.2.3节的规定，对于外观设计专利申请，对在先申请文件副本的审查，还应当核对要求优先权的后一申请与在先申请是否具有相同的设计主题，而就笔者理解，这里的设计主题应包含两个方面的内容，一是外观设计申请的题目，二是外观设计申请文件所公开的内容。
首先，在后申请与在先申请都具有相同的主题名称，即都涉及所述整个产品的名称“等离子焊炬用喷嘴”。
另外，就该整个产品的各个视图而言，在后申请与在先申请的右视图和立体图完全相同，对于主视图、俯视图、左视图、内部剖视图，在后申请中都用实线对该产品的形状进行描述，而在在先申请中也都整体的描绘了其具体的形状，其唯一差别在于在在先申请中对于不要求保护的部分用虚线进行了描绘，但从所公开的产品的形状而言，二者完全相同，都是对于所述产品的整体轮廓的描绘，因此，就所公开的设计主题而言，根据上述的《审查指南》第一部分第3章4.4.1节中规定：“形状，是指产品造型的设计，也就是指产品外部的点、线、面的移动、变化、组合而呈现的外表轮廓，即对产品的结构、外形等同时进行设计、制造的结果”，为此在后申请与在先申请中都是公开了整个的“等离子焊炬用喷嘴”产品的设计形状和结构。
另外，退一步讲，即使将在先申请的视图中的虚线解释为虚拟的，无法准确判断其实际的形状，但由其中的立体参考图，也可准确的推断出本外观设计的至少立体图和正视图，而根据《审查指南》中的第1-59中的第2.2节对外观设计图片的要求,“就立体外观设计产品而言,产品设计要点涉及六个面的, 应当提交六面正投影视图; 产品设计要点仅涉及一个或几个面的,可以仅提交所涉及面的正投影视图和立体图”, 对于本外观设计产品“等离子焊炬用喷嘴”而言, 其设计要点是喷嘴的头部,同时在本外观设计申请的简要说明中也明确指出“本外观设计产品，后视图与主视图相同，因此仅由其在先申请的立体参考图就可确定的推断出该设计要部的左右视图、立体图和正视图, 因此本外观设计也应享有在先外观设计的优先权。
四．本案的意义与影响
最后，笔者还希望就本案的影响和意义进行说明。如果本案最终无法享有优先权，则对与此类似的其他外观设计专利可能会造成如下两种后果。其一：当在先的国外申请在优先权期限内已经公开，而此时申请人才在中国就同一主题申请外观设计专利，则由于其无法享有优 先权，则其在中国的外观设计专利申请就无法获得外观设计专利权。其二：要求部分外观设计的国外申请被公开之后，任 何人都可以将所公开的外观设计图形中虚线表示的产品修改为实线表示的产品而在中国提出申请。该申请被授予外观设计专利权后，虽然在先申请作为公开出版物公开了在后申请的主题，但是由于保护的主题不同，所以不能以前者作为公开出版物无效在后申请的外观设计专利权，而这种权利的行使由可能在业界产生混乱。
